特許を取っても自由に使えないことがある？――利用発明をやさしく解説

特許の「所有」と「実施」

「せっかく特許を取ったのだから、自社で自由に実施できるはずだ」と考えられがちです。
しかし、特許実務では、自分の特許が成立していても、その発明を自由に実施できるとは限らない場面があります。特許法72条は、自己の特許発明が自己の出願日より前の出願に係る他人の特許発明等を利用するものであるときは、業として実施できないと定めています。

特許法第72条（他人の特許発明等との関係）

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を利用するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と抵触するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

利用発明とは？

特許実務では、このような場面を「利用発明」あるいは「利用関係」として説明することがあります。典型例は、既存技術に改良を加えた改良発明です。特許庁の入門資料でも、ある機械の改良について後から特許を得たとしても、もとの発明を利用しなければ改良機械の生産等ができない場合があると説明されています。つまり、改良部分に新しさがあり、後願特許として成立していても、先願の権利範囲を避けられなければ、そのまま実施することができないのです。

たとえば、先に「A＋B」という構成の発明について他人が特許を取得していたとします。その後、別の人が「A＋B＋C」という改良発明を完成し、その改良部分に新規性・進歩性が認められて特許を取得したとします。この場合でも、後願発明の実施にあたって「A＋B」の部分を使わなければならないのであれば、先願特許を無視して事業化することはできません。特許を持っていることと、安心して実施できることは別問題です。

ここで重要なのは、特許権は「自分が使える権利」というより、「他人に無断実施をやめてもらうための排他的な権利」として働くという点です。特許制度は、発明を保護するだけでなく、公開された発明をもとに改良技術の開発を促す仕組みとして設計されています。そのため、改良発明が生まれること自体は制度上予定されていますが、改良発明の実施が常に自由になるわけではありません。

利用発明に対する実務

では、このような利用関係に当たる場合、どう対応すればよいのでしょうか。
まず実務上もっとも重要なのは、出願前後の調査と権利範囲の確認です（次章で掘り下げます）。自社の発明が新しいかどうかを見るだけでなく、先願特許を実施上またぐかどうかを早い段階で確認する必要があります。必要に応じて、設計変更による非侵害化、ライセンス交渉、共同事業化、クロスライセンスなどを検討することになります。

法律上も、特許法第92条は、自己の特許発明が第72条の場面に当たるとき、相手方に対して通常実施権の許諾について協議を求めることができると定めています。さらに、協議が成立しない場合には、一定の要件のもとで裁定請求の仕組みも設けられています。ただし、実際には相手方や自他の利益を不当に害しないかなどの要件も問題となるため、常に機械的に解決できる制度ではありません。

特許法92条（自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定）

第九十二条　特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
２　前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
３　第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
４　第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
５　特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
６　特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
７　第八十四条、第八十四条の二、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。

利用発明をめぐる論点は、スタートアップや中小企業にとって特に重要です。
新しい改良技術を開発して特許出願まで進めても、先願特許との関係整理が不十分だと、量産・販売の段階で大きな問題になることがあります。逆にいえば、特許取得だけで終わらず、実施可能性まで見据えて知財戦略を立てることが、事業化に直結します。

特許調査における利用発明の考え方

前章で、特許調査における利用発明の重要性に触れました。利用発明の位置付けについて、もう少し詳しく説明します。

先行技術調査における利用発明

自社が利用発明を出願しようとする場面での調査です。主な確認事項は2点あります。まず「新規性・進歩性の確認」として、自社の利用発明が既存の特許（基本発明の特許や同じ用途を先に出願した他社特許）と重複していないかを調べます。次に「基本発明の特定」として、自社の利用発明が誰の基本特許を「利用」しているのかを明確にします。調査結果が良ければ利用発明として出願できますが、出願できても基本特許権者の許諾なしには実施できない点に注意が必要です。

侵害予防調査における利用発明

自社製品を市場に出す前に、他社特許を踏んでいないか確認する場面での調査です。ここでの難しさは、確認すべき権利者が二重になることです。自社製品が利用発明の技術を使っている場合、基本発明の特許権者とその利用発明の特許権者、両方のクリアランスが必要になります。また、特許法72条の「相互依存関係」により、基本特許権者でさえ利用発明権利者の許諾なしに新用途では実施できないという構造が生じます。これがクロスライセンス交渉の出発点になります。

利用発明の特許請求の範囲における記載例

では、利用発明は特許請求の範囲において、どのように記載されるのでしょうか。具体的的なサンプルで説明します。さらに、先行技術調査と侵害予防調査において、どのように検討すればよいかも説明します。

Bの請求項はAの構成要件（関節部・サーボモータ・制御装置）をすべて含んだ上で、視覚センサと柔軟グリッパという独自要件を追加しています。これが利用発明の典型的な構造です。

まとめ

利用発明のポイントは、とてもシンプルです。
「特許を取れた」ことと、「自由に実施できる」ことは同じではない。
改良発明であっても、先願の他人の特許発明を利用しなければ実施できない場合には、ライセンスや設計変更などの検討が必要になります。そのため、出願戦略だけでなく、侵害予防調査、クレーム分析、実施可能性の検討まで含めて考えることが、実務では非常に重要です。