特許出願でのシフト補正｜発明の特別な技術的特徴を変更する補正

特許法第１７条の２第４項

特許法第17条の２第４項は以下の通りです。

　特許法第17条の２第４項

　第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

（上記「第１項各号」では、補正の時期的要件が規定されています）

　拒絶理由通知において特許できるか否かを判断した発明（補正前の発明と呼びます）と、補正後の特許請求の範囲に記載された発明（補正後の発明と呼びます）とが発明の単一性を満たすには、補正後の発明が、補正前の発明の特別な技術的特徴（Special Technical Feature: STF）と同一又は対応する発明の特別な技術的特徴を有している必要があります。発明の技術的特徴を変更する補正は「シフト補正」と呼ばれ、上記特許法第17条の２第４項は、シフト補正を禁止することを規定しています。

　一度審査がなされた出願において、特別な技術的特徴を変更する補正がなされると、それまでに行われた先行技術についての調査や審査の結果が無駄になったり、有効に活用できなくなったりするおそれがあります。この場合、審査官は先行技術調査や審査をやり直さなければいけなくなり、このような事態は、迅速で的確な権利付与に悪影響を与えます。公平の観点からも、好ましくない事態です。これらの観点から、上記特許法第17条の２第４項の規定が設けられています。

　審査基準では、シフト補正についての判断を以下の手順で行うことが記載されています。

(1) 補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される全ての発明が、拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定します。
(2) そのように仮定した場合において、補正後の発明が第37条の要件（発明の単一性の要件）以外の要件についての審査対象となるか否かを判断します。この判断では、特別な技術的特徴の有無の判断の手法に照らして、最初に特別な技術的特徴が見つかった請求項に係る発明の特別な技術的特徴と同一又は対応する技術的特徴を有しているか否かが判断されます。
(3) (2)の判断の結果、審査対象とならない発明があった場合は、当該補正は、発明の特別な技術的特徴を変更する補正、すなわちシフト補正であると判断します。また、(2)の判断において、審査対象となる発明を第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とします。

　例を挙げます。 

  審査の段階で、審査基準に規定された審査の進め方に従ってSTFの有無の判断を行なった場合、請求項１（A）及び請求項２（A＋B）にはSTFがなく、次に請求項３（A＋B＋C）にSTFが見つかったとします。請求項４及び５はSTFがあると判断された請求項３の全ての発明特定事項A,B,Cを含んでいるので、審査の対象となります。
　一方、請求項６は発明特定事項Bを含んでいないため、審査の対象外となります。また、請求項７も発明特定事項Cを含んでいないため、審査の対象外となります。

　このような出願が拒絶理由を受けた場合、特許できるか否かが判断された発明のSTFは、A,B及びCなので、厳密には、補正後の全ての請求項が発明特定事項A, B及びCを含んでいないものがあれば、シフト補正違反の拒絶理由通知を受けることとなります。

　ただし、審査基準には、補正前の特許請求の範囲に記載されていた請求項１に記載していた全ての発明特定事項を含む発明については、まとめて審査することが効率的である発明であるとして第37条の要件以外の要件についての審査対象とし、このような発明を記載する補正はシフト補正に当たらない、という例が記載されています。

　一方、審査基準には、以下の(i)又は(ii)に該当する発明であって、補正前の請求項１に係る発明とまとめて審査をすることが効率的であるといえる他の事情がない発明は、第37条の要件以外の要件についての審査対象から除外できる例が記載されており、このような発明を記載する補正はシフト補正に該当すると記載されています。
(i) 請求項1に係る発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明である場合；
(ii) 請求項１に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴の技術的関連性が低い発明である場合 

シフト補正であると判断されないために

  拒絶理由通知では、その末尾の＜補正をする際の注意＞において、「特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。」と記載されている場合があります。ここでの「特許法第１７条の２第４項に違反する補正」が、上記シフト補正です。

　平成18年の法改正で規定されたシフト補正の禁止ですが、当初は、非常に厳格な運用がなされていた印象があります。単一性の判断も同様に厳しいものでした。例えば、上記図１の例では、平成18年当時では請求項６及び７は審査されない可能性が非常に高かったです。しかし、現在では例外的に審査の対象とする範囲が広がった感があり、請求項６及び７は、請求項３との関連性が認められれば審査の対象となる可能性があります。

　また、STFの有無の判断によってもSTFが見つからない場合、拒絶理由通知には、特許請求の範囲を補正する際には、補正後の発明が最後にSTFの判断がなされた発明の全ての発明特定事項を有するように補正しなければならない旨が記載されていることがありました。例えば、以下の例の特許請求の範囲にかかる全請求項にSTFが見つからなかった場合、補正後の発明は、請求項１〜７の全ての発明特定事項を有していないといけませんでした。 

  しかし、このような運用は流石に酷だったのか、また不必要な分割出願を減らすためか、先に示した例のように、現在では補正前の独立項（請求項１）と共にまとめて審査をすることが効率的である発明に補正することは、シフト補正違反としない場合があるという運用に変わっています。

　すなわち、特に現在の審査基準では、補正前の請求項1にSTFがないと判断された場合であっても、補正前の請求項１の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明への補正は基本的にシフト補正違反とは判断されにくい、と言われています（参照：http://www.nagai-pat.com/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=15）。

　このように以前に比べてシフト補正違反と判断される補正は少なくなってきていると思われるものの、シフト補正違反と判断されてしまう補正もあり得ます。

　以下、シフト補正違反と判断されないように補正を検討する手順の例を示します。

（１）まず、補正後の特許請求の範囲に記載した全ての発明が、審査で特別な技術的特徴があると判断された発明（以下、STFのある発明と呼びます）の全ての発明特定事項を含むように補正することを検討します。

　このように補正することに特に問題がなければ、そのように補正すべきです。

（２）一方、STFのある発明の全ての発明特定事項を含むように補正したのでは、希望とする権利範囲が狭すぎる場合もあります。

　このような場合、STFのある発明の発明特定事項のうち、既に挙げられた先行技術に対する新規性及び進歩性があることを主張する上で必須の事項が何であるかを検討します。

　特許法第１７条の２第４項は、上記の通り、初めから調査や審査のやり直しになってしまうことを防ぐために設けられたものです。そのため、補正後の発明についての審査を行う上でこれまでの調査や審査を十分に活用できることが明確であれば、効率的な審査を行うことができるのでシフト補正と判断される可能性が低くなります。よって、既に挙げられた先行技術に対する新規性及び進歩性を主張できるのに十分な限定のみでの補正を検討することが重要です。

（３）先に述べたように、現在、補正前の請求項１の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明への補正は、基本的にシフト補正違反とは判断されにくい運用となっています。

（４）ただし、発明が解決しようとする具体的な課題の関連性が低いと判断されると、シフト補正であると判断される可能性があるため、注意が必要です。

　また、補正前の請求項１の発明特定事項の一部を削除した場合、シフト補正と判断される可能性があるので留意が必要です。 

まとめ

  シフト補正に関する特許法第１７条の２第４項が追加された当時に比べ、現在シフト補正に関する運用は緩和されています。しかしながら、現在であってもシフト補正と判断されてしまう補正もあります。そのため、シフト補正であると判断されないように留意しつつ最大限の補正を検討することが重要です。

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