新規性及び進歩性｜特許性及び先行技術に関する拒絶理由

新規性及び進歩性が判断される発明とは？

　まず、新規性及び進歩性が判断される発明は、請求項の記載から明確に把握される発明、または明細書及び図面、並びに出願時の技術常識を考慮して請求項の記載から把握できる発明のことを指します。 つまり、記載要件を満たしておらず、「明確でない」発明は、そもそも新規性及び進歩性の判断がなされません（記載要件については、「【必見】記載要件の拒絶理由通知を受けない出願とは？」をご覧ください）。 

特許法第29条第１項　新規性

　 特許法第29条第1項には、日本国内又は外国において、特許出願前に公然知られた発明（第1号）、公然実施をされた発明(第2号)、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明（第3号）は、特許を受けることができないことが規定されています。

　特許制度は、発明公開の代償として特許権を付与するものですので、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならないからです。

（１）新規性の判断
　審査官は、請求項に係る発明が新規性を有しているか否かを、請求項に係る発明と引用発明との間に相違点があるか否かにより判断します。 この際に、請求項に係る発明と新規性及び進歩性の判断のために引用する先行技術（引用発明）とを対比した結果を参照します。

　相違点がある場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していると判断します。相違点がない場合は、審査官は、請求項に係る発明が新規性を有していないと判断します。

　新規性の判断は、請求項毎に行われます。よって、2つ以上の請求項がある場合は、それぞれの請求項に係る発明について、新規性の判断が行われます。

（２）判断の手法
（A）新規性の判断では、請求項に記載された事項、すなわち「発明特定事項」が、引用発明の発明特定事項と同一であるか否かが判断されます。

　当該請求項に記載した発明特定事項の全てが、引用発明の発明特定事項と同一だと、新規性なしと判断されます。

　この際、例えば当該請求項に発明特定事項の選択肢が記載されていた場合、そのうちの一つが引用発明の発明特定事項と同一であれば、当該選択肢が記載された発明特定事項が、引用発明の発明特定事項であると判断されます。

（B）また、審査官は、請求項に係る発明の下位概念と引用発明とを対比し、両者の一致点及び相違点を認定することができます。

　例えば、
(i) 機能、特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項
(ii) 数値範囲による限定を含む請求項
については、請求項に記載された事項そのものが先行技術に記載されていない場合が多いため、このような手法が有効となっています。

　審査基準では、先行技術を示す証拠が上位概念で発明を表現している場合、審査官は、その事実だけをもってその上位概念に包含される下位概念で表現された発明を引用発明として認定しないとされています。この場合、下位概念で表現された発明が示されているとは限らないからです。
　ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出される場合には、審査官は下位概念で表現された発明を引用発明として認定することができます。

　例えば、本発明が、特徴的な構造を有する「有機アミン」で特定されており、引用発明に、「有機アミン」が記載されているが当該特徴的な構造を有する「有機アミン」が具体的に記載されていない場合、本発明が当該引用文献の存在により新規性を否定される蓋然性が低くなります。

　一方、本発明が「バネ」を特徴的な位置で具備する装置に関するものであり、引用発明が、「弾性体」を同じ特徴的な位置で具備する装置を開示している場合、弾性体の一例がバネであることは技術常識から明らかであるため、新規性が否定される蓋然性が高くなります。 

 （３）新規性喪失の例外
　新規性の判断に用いられる先行技術は以下のとおりです。
　・特許出願前に公然知られた発明(第1号)、
　・公然実施をされた発明(第2号)、
　・頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第3号)     

　ただし、特許法第30条では、特定の条件の下で発明を公開した後に特許出願した場合には、先の公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定が設けられています。

　なお、この新規性喪失の例外の適用は、その適用を受ける旨を記載した書面を提出することで適用されます。また、日本では新規性喪失の例外適用を受けることができても、例外適用を受けた出願の優先権を主張して出願した外国出願では、自己の公開が従来技術として引用されることがある点に留意が必要です。 

特許法第29条第２項　進歩性

　特許法第29条第２項では、新規性を有する発明であっても、特許法第29条各号に掲げる発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたときには、特許を受けることができないことが規定されています。

（１）進歩性判断の手順
　審査官は、請求項に係る発明の進歩性の判断を、先行技術に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理の構築（論理付け）ができるか否かを検討することにより行われます。

　審査基準では、当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたか否かの判断には、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することが必要であるとされています。

　具体的には、審査官は、以下の手順で進歩性を判断します。

(1)審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。
(2)上記(1)に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
(3)上記(1)に基づき、論理付けができると判断した場合、審査官は、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断する。
(4)上記(3)に基づき、論理付けができないと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していると判断する。
　上記(3)に基づき、論理付けができたと判断した場合、審査官は、請求項に係る発明が進歩性を有していないと判断する。

（２）進歩性判断を左右する要因
　以下に、審査基準に掲載されている、進歩性を否定する要因と、進歩性を肯定する要因とを示します。 

　審査基準に明記されている要因なので、上記要因を考慮することが非常に重要です。

（３）留意する事項
　審査基準では、「審査官は、本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術について、出願人がその明細書の中でその従来技術の公知性を認めている 場合は、出願当時の技術水準を構成するものとして、これを引用発明とすることができる。」とされています。

　つまり、明細書で、「従来技術」と記載する際は、従来技術として自認しても問題ない物であることを確認しなければなりません。 

新規性及び進歩性の拒絶理由を受けたら？

　以上を踏まえ、新規性及び進歩性の拒絶理由を受けた場合の対処の例を紹介します。

（１）新規性の拒絶理由通知に対しては、まず、本発明と、引用発明との対比し、一致点及び相違点を明確にします。

　相違点があれば、その点を意見書で主張します。一方、一致点については、原則、意見書で述べるべきではありません。出願人が本発明と引用発明との「一致点」と認めてしまうと、そのように自認した事実は、誤解等の真実でなかった場合であっても、覆すことが難しいからです。なお、新規性の判断は、本来、審査官の主観が含まれないものです。そのため、審査官の一致点との認定が、審査官の主観によるものでないかをチェックすることも重要です。審査官の認定に主観が含まれていると思われる場合は、積極的に主張することが有効です。

　相違点がない場合は、相違点となるべき発明特定事項を、当該請求項に記載する補正を行う必要があります（最後の拒絶理由通知を受けた後、または拒絶査定を受けた後では、補正の制限があります）。ただし、追加する発明特定事項によって特定される発明が、「進歩性」を有していないといけないため、単に相違させることだけを目的として補正するのは問題です。

（２）進歩性の拒絶理由通知に対しては、先に示した進歩性を肯定する要因を説明します。

　具体的には、引用発明との相違点が、引用発明からは容易に想達できないことを説明すると共に、それによって引用発明からは予期できない顕著な効果を奏することを説明します。

　引用発明からは容易に想達できない論理付けとしては、以下のような手法が用いられます。
（ア） 主引例と副引例とを組み合わせても本発明にならないことを説明する
　審査官が主引例と副引例とを組み合わせて本発明とする論理付けをしていても、実はその組み合わせて得られる発明が、本発明の発明特定事項を含んでいないことがあります。
　このような場合は、新規性に対する反論と同じように、本発明と引用発明の組み合わせとを対比し、相違点のみを主張します。

　相違点がない場合は、相違点となる発明特定事項を独立項に記載するなどして対応することも考えられます。

（イ）引用文献を組み合わせることができない理由を説明する（阻害要因の説明）。
　副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因(阻害要因)として、進歩性が肯定される方向に働く要素となります。
　阻害要因の例としては、副引用発明が以下のようなものであることが挙げられます。
(i) 主引用発明に適用されると、主引用発明がその目的に反するものとなるような副引用発明(例1)
(ii) 主引用発明に適用されると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明 (例2)
(iii) 主引用発明がその適用を排斥しており、採用されることがあり得ないと考えられる副引用発明(例3)
(iv) 副引用発明を示す刊行物等に副引用発明と他の実施例とが記載又は掲載され、主引用発明が達成しようとする課題に関して、作用効果が他の実施例より劣る例として副引用発明が記載又は掲載されており、当業者が通常は適用を考えない副引用発明(例4)

（３）新規性及び進歩性の拒絶理由に対して対応する際、できる限り「本発明は●●ではない」と主張するのは避ける必要があります。意見書などにおいてこのように主張すると、出願人がこの事実を自認していることとなり、仮に特許となっても、本発明の権利範囲として、「●●であること」が含まれないと解される恐れがあるからです。 

まとめ

　新規性及び進歩性の拒絶理由通知は、特許性に関する実質的な通知であり、多くの出願に対して通知されるものです。そして、新規性及び進歩性の拒絶理由通知への対応は、権利範囲に作用し得るものであり、細心の注意を払って行う必要があります。なお、新規性の判断は国によって異なることはあまりありませんが、進歩性の判断は国によって違いがあります。

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