【必見】記載要件の拒絶理由通知を受けない出願とは？

記載要件について 

　　特許法第36条は、特許出願の方式について規定しています。この方式は、一般に「記載要件」と呼ばれています。
　主たる要件は、
  （１） サポート要件、
  （２） 明確性要件
  （３） 実施可能要件
    です。

　    以下、それぞれの要件について、それに対する拒絶理由通知を受けないようにする対策の例について説明します。 

サポート要件違反を満たすための明細書

特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
　一.  特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 （以下略） 

    上記は、第36条第6項第1号の条文の抜粋です。

（２−１）審査官の判断
　特許審査基準では、「特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる」と記載されています。

　さらに、審査基準では、「審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。」とも記載されています。

　つまり、「発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件は、発明を単にそのまま形式的に記載するだけでは満たすことができません。

（２−２）課題が解決できるものであるか？
　審査基準では、上記実質的な対応関係の検討に関して以下のように記載されています（下線加筆）。

　審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。（以下略）

　つまり、重要なのは、特許請求の範囲に記載された発明が、課題を解決することができることが、発明の詳細な説明において実証されているか否か、であると言えます。この観点から、チェックすべきと思われる事項の例を、以下に列挙します。

(A) 従属項に係る発明でないと課題を解決できない、と解釈されるように記載していないか

　従属項に係る記載が発明の落としどころであったとしても、その従属項に係る発明でなければ課題を解決できないと解釈されないようにしなければなりません。

　例えば、
　［請求項１］
　成分（A）の含有量が５０質量％以上６０質量％以上；
　成分（B）の含有量が３０質量％以上３５質量％以上
であることを特徴とする組成物。
　［請求項２］
　成分（A）の含有量が５５質量％以上６０質量％以下であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
という発明が特許請求の範囲に記載されていたとします。

　また、発明が解決しようとする課題に「安定な組成物の提供」と記載されていたとします。

　この場合、発明の詳細な説明に、
　「成分（A）の含有量が５５質量％未満であると、安定性に劣る。」
と記載されていると、上記請求項は、成分（A）の含有量が５０質量％以上５５質量％未満である発明を包含しており、したがって課題を解決することができないと判断される恐れがあります。

そのため、このような場合には「逆記載」をすることが有効です。例えば、
　「成分（A）の含有量が５５質量％以上６０質量％以下であれば、より安定性に劣る。」
との記載にすることが考えられます。

　また「実施例」において、従属項に係る発明に包含される「実施例」のみが課題を解決することができると推認されるようだと、サポート要件違反を指摘されるおそれがあります。全ての実施例（独立項に包含される発明）が課題を解決できるように、「実施例」を記載するのが重要です。

(B) 独立項が、「課題を解決できない」比較例を含んでいないか
　反対に、独立項が「比較例」を含まないように記載しなければなりません。独立項を可能な限り広げてクレームドラフティングするとは思いますが、この点は重要です。

(C) 網羅的に実施例を記載しているか
　化学系の出願では、可能な限り多くの実施例を記載します。これは、化学系の分野では、実験してみて初めて効果が分かるものであることが多く、実験データがないとその効果が実証できないものが少なくないからです。ただし、数多く実施例を記載したとしても「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない」と指摘されることがしばしばあります。

　このような場合、本命の組成物を包含する概念を階層的に記載しておくことが有利です。これは、審査官に上記のように指摘された場合であっても補正の根拠を担保することができるだけでなく、補正によって特許請求の範囲を減縮すれば出願人は拒絶理由を汲み取って自ら減縮を行った、と審査官に良い心証を与えることにも繋がります。

(D)「発明が解決しようとする課題」は適切か
　逆の見方をすると、「発明が解決しようとする課題」の項目に記載する課題が、独立項に記載した発明特定事項のみで特定される発明で解決できなければなりません。つまり、従属項に記載した事項で初めて解決できる課題は、上記項目に記載すべきではありません。 

明確性要件違反の拒絶理由を受けないようにするには？

 　特許法第36条第２号には、特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が明確であること」が必要であることが規定されています。これが、明確性要件です。

　審査基準では前提として、発明特定事項の記載が明確であることが必要である、と記載されています。すなわち当たり前のことではありますが、クレームに記載した事項が日本語として明確であることが必要です。そして、ある具体的な物や方法が、請求項に係る発明の範囲に入るか否かを当業者が理解できるように記載されていることが必要である、とも記載されています。

　例えば、クレームに一般的でない特殊パラメータを記載していた場合、その特殊パラメータの測定方法など、クレームに記載した特殊パラメータを満たすか否かを判断するための方法を記載する必要があります。特殊パラメータの測定（判別）方法は、当業者であっても知り得ないものであり得るからです。さらに、物をその製造方法で特定したクレームは、特別な条件を満たしていない限り不明確であると判断されます。

　とかく、明確性要件の拒絶理由を受けるのを避けるには、バイアスなしに客観的にクレーム及び明細書を読み、明確であるか否かを判断する必要があると言えます。 

開示したくないけど、開示せざるを得ない場合はどうする？

　第36条第4項第1号には実施可能要件として、発明の詳細な説明の記載が「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載したものであること」が規定されています。

　発明の特許権は、公開を代償として発明者（出願人）に与えられ得るものです。当業者が発明を実施できるように発明の詳細な説明が記載されていなければ第三者は発明を実施できず、発明を利用することができません。

（４−１）開示したくない場合はどうする？ 
　さて、出願人は、できる限り自社のノウハウを開示したくないと考えます。しかしながら、クレームに記載された発明のいずれか一例を実施することができる情報は開示しなければなりません。

　例えば、物の発明の場合、本命以外の「あまり好ましくない」が独立項には含まれる物の製造方法を記載するという策あります。

　また実際は、量産するような製品の場合、ラボスケールの製造方法を記載しておくという手もあります。例えば、撹拌を必須とする場合、量産とラボとでは攪拌装置自体が異なります。そのため、ラボの攪拌条件であれば開示しても差し支えない場合、ラボの撹拌条件を記載しておくといいでしょう。

（４−２）特殊パラメータは注意！！
　例えば、クレームに、
　●●の面積占有率が３０〜４０％である面を有する薄膜。
という発明が記載されていたとします。

　その発明の詳細な説明（明細書）の実施例に、
　「実施例１では、●●の面積占有率が３４％である面を有する薄膜を形成した」
とだけ記載されており、明細書の他の箇所にも●●の面積占有率を制御する方法が記載されていない場合、当業者は実施例１を追試できないので、実施可能要件違反を通知される恐れがあります。この拒絶理由は、面積占有率の測定方法が記載されていても、通知されるものです。

　このようなケースは意外と多いので、留意して明細書を作成する必要があります。 

まとめ

　このように、サポート要件、明確性要件、及び実施可能要件については、いくらか対策を講じることができます。また、これらの記載要件は、米国、欧州、中国などの海外でも規定されています。概して、基本的な考え方は世界共通です。そのため、日本出願の際に記載要件に対してしっかりと対策をしていれば外国での記載要件に対しても対策を取ることとなります。ただし、各国ごとに大なり小なり記載要件の規定には相違があります。そのため、外国出願する際には出願国の記載要件を十分に把握する必要はあります。

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