サポート要件違反および実施可能要件違反を防ぐには（その１）

サポート要件と実施可能要件との違い

　特許法第36条は、特許出願の方式について規定しています。この方式は一般に「記載要件」と呼ばれています

　主たる要件は、
（１） サポート要件、
（２） 明確性要件
（３） 実施可能要件
です。

　これらの中で、サポート要件（36条第6項第1号）と実施可能要件（第36条第4項第1号）とは、慣れていないと混同されやすい要件ですが、異なる要件です。

　概して述べると、サポート要件とは、特許請求の範囲に記載されている発明が、発明の詳細な説明に記載された発明であることに加え、発明の詳細な説明に記載された課題を解決できることが発明の詳細な説明の記載から認識できる発明である必要があることを規定したものです。逆にいうと、特許請求の範囲に記載されている発明が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない発明や、課題を解決できることが発明の詳細な説明を読んでも認識できない発明を包含していると、サポート要件違反となります。

　一方、実施可能要件とは、発明の詳細な説明が、当業者がその内容を読めば特許請求の範囲に記載されている発明を実施できるように記載されていなければならない、というものです。実施可能要件は、課題とは直接的に関係がなくても良いものです。一見すると、当業者が実施可能である程度に発明の詳細な説明が記載されていれば、サポート要件も満たしているでしょ？と思うかもしれません。実際、例えばこちらのページで当時の知的財産高等裁判所 所長・判事が紹介しているように、専門家でも様々な意見があります。実施可能要件とサポート要件とは表裏一体ではあるものの、完全に同一というわけではありません。特に上記の通り、サポート要件は課題が関連しているのに対し、実施可能要件は必ずしも課題と直接的な関係がなくても良い要件です。 

サポート要件違反とならないためには

　まず、サポート要件違反は、第36条第6項第1号で以下のように規定されています。

特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
（以下略）

　審査において、「発明の詳細な説明に記載したもの」は、具体的には以下の手法で判断されます。

　第一に、特許審査基準（以下、審査基準）では、「特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる」と記載されています。

　さらに、審査基準では、「審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。」とも記載されています。

　つまり、「発明の詳細な説明に記載したものであること」という要件は、単にそのまま形式的に記載されているだけでは満たすことができません。加えて、審査基準では上記実質的な対応関係の検討に関して、以下のように記載されています（下線加筆）。

　審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。（以下略）

　つまり、重要なのは、特許請求の範囲に記載された発明が、課題を解決することができることが、発明の詳細な説明において実証されているか否か、であると言えます。この観点から、サポート要件違反を受けるのを防ぐためにチェックすべきであると思われる事項の例を以下に列挙します。 

(A) 従属項に係る発明でないと課題が解決できないように記載していないか

　従属項に係る発明が本命の発明だったとしても、その従属項に係る発明でないと課題を解決できないと解釈されないようにしなければなりません。

　例えば、
　［請求項１］
　成分（A）の含有量が５０質量％以上６０質量％以上；
　成分（B）の含有量が３０質量％以上３５質量％以上
であることを特徴とする組成物。
　［請求項２］
　成分（A）の含有量が５５質量％以上６０質量％以下であることを特徴とする請求項１に記載の組成物。
という発明が特許請求の範囲に記載されていたとします。

　また、発明が解決しようとする課題に、「安定な組成物の提供」があったとします。

　この場合、発明の詳細な説明に、
　「成分（A）の含有量が５５質量％未満であると、安定性に劣る。」
と記載されていると、成分（A）の含有量が５０質量％以上５５質量％未満である発明を包含する請求項、課題を解決することができない、と判断される恐れがあります。

　そのため、このような場合には、「逆記載」をすることが有効です。例えば、
　「成分（A）の含有量が５５質量％以上６０質量％以下であれば、より安定性に劣る。」
との記載にすることが考えられます。

　また、「実施例」において、従属項に係る発明に包含される「実施例」のみが課題を解決することができると推認されるようだと、サポート要件違反を指摘されるおそれがあります。つまり、全ての実施例（独立項に包含される発明）が課題を解決できるように、「実施例」を記載するのが重要です。 

(B) 独立項が、「課題を解決できない」比較例を含んでいないか
　反対に、独立項が「比較例」を含まないように記載しなければなりません。独立項を可能な限り広げてクレームドラフティングするとは思いますが、この点は重要です。

(C) 網羅的に実施例を記載しているか
　化学系の出願では、可能な限り多くの実施例を記載します。これは、化学系の分野では実験してみて初めて効果が分かるものであることが多く、実験データがないとその効果が実証できないものが少なくないからです。

　ただし数多く実施例を記載したとしても、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない」と指摘されることがしばしばあります。

　例えば、

　R1-Ph-Ph-AH2-OR2で表される化合物を含む組成物(R1は、炭素数が１〜１２の有機基であり、Phは、単素数６の２価の芳香族基であり、Aは●●、R2は、H、CN、NH2及びCHOからなる群より選択される１価の基である)

という請求項１があったとします。

　実施例では、R2がH及びCNである組成物のたくさんの例があるものの、R2がNH2及びCHOである例がなかった場合、
・化合物の骨格が同様であっても、官能基が違えば化学的性質が異なることは当業者の技術常識であるため、R2が、H又はCN以外の官能基である場合に課題が解決できることは、発明の詳細な説明から把握することはできない。
・したがって、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない
と指摘される恐れがあります。

　このような場合、本命の組成物を包含する概念を階層的に記載しておくことが有利です。これは、審査官に上記のように指摘された場合であっても、補正の根拠を担保することができるだけでなく、補正によって特許請求の範囲を減縮すれば、出願人は拒絶理由を汲み取って自ら減縮を行った、と審査官に良い心証を与えることにも繋がります。

(D)「発明が解決しようとする課題」は適切か
　逆の見方をすると、「発明が解決しようとする課題」の項目に記載する課題が、独立項に記載した発明特定事項のみで特定される発明で解決できなければなりません。つまり、従属項に記載した事項で初めて解決できる課題は、上記項目に記載すべきではありません。

サポート要件違反の拒絶理由を通知されたら

審査基準には、「出願人は、サポート要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等を提出することにより反論、釈明等をすることができる。」と記載されています。

　例えば、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できない」との理由が通知された場合、審査官 が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できることを、意見書において主張することができます。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができます。（審査基準より）
　けれども審査基準には、「発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項に係る発明の範囲まで拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消されない。」とも記載されています。

　つまり、先に説明したように、出願時の明細書を、サポート要件を満たすように作成することが一番重要なわけです。反論ができなかった場合には、明細書でサポートされている範囲に独立項を限定することが必要となります。 

まとめ

　このように、サポート要件と実施可能要件とは、異なる要件です。次回の記事で紹介しますが、実施可能要件違反の拒絶理由を防ぐための対策は、サポート要件違反に対する対策とも異なります。また記載要件は、米国、欧州、中国などの海外でも規定されています。概して、基本的な考え方は世界共通です。そのため、日本出願の際に記載要件に対してしっかりと対策をしていれば、外国での記載要件に対しても対策を取ることとなります。ただし、各国ごとに大なり小なり記載要件の規定には相違があります。そのため、外国出願する際には、出願国の記載要件を十分に把握する必要はあります。

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