外国出願を予定している特許の請求項の書き方とは？

外国出願でよくある勘違い 

近年は、グローバル化により、日本のみで特許出願を行うだけでなく、日本で行った特許出願を優先権基礎にして外国出願することが普通になっています。

しかし、日本で特許出願する際に、請求項の書き方について、外国出願を予定している国の制度や事情を考慮しておられるでしょうか？「日本は日本、外国は外国だから、日本出願の段階であれこれ考えても仕方が無い」というような感覚で日本出願をしていませんか？ 

請求項の書き方は国によって違う

請求項の書き方に関する制度や事情は、各国で様々です。請求項の書き方が各国にマッチしていないと、請求項の記載不備の指摘を受けたり、請求項の記載内容の解釈に誤解が生じてしまいます。記載不備の指摘や誤解は、審査段階で何度もオフィスアクションが発行されるなどの不都合を引き起こす原因にもなってしまいます。そして、このような不都合が生じてしまいますと、オフィスアクションへの対応回数が多くなり、登録に要する期間も長くなってしまいます。その結果、出願人においては、外国出願のコストがかさみ、代理人においては、出願人からの信用を落としてしまうかもしれません。

このような不都合を極力減らすためには、日本出願をする段階で、外国出願を予定している国にマッチした書き方で請求項を書いておくことが好ましいと言えます。

ここでは、日本を含む各国における請求項の書き方、特に、基本的形式に着目した対応方法について述べます。なお、考慮すべき請求項の書き方には、基本的形式以外の要素もあるのですが、ここでは、基本的形式のみに着目しています。 

欧州・米国・中国における請求項の書き方とは

まずは、日本からの外国出願が最も多い欧州、米国及び中国における請求項の書き方（基本的形式）について述べます。

・欧州出願
欧州出願では、「二部形式」という請求項の書き方が好ましいとされています。
「二部形式」とは、請求項において発明内容を表現する際に、従来技術に関する部分（前提部分）と従来技術に対して特許性を有する部分（特徴部分）に書き分ける形式です。
具体的には、発明対象をＡとし、Ａを構成する要素をＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅとしますと、
　　　　　Ｂ及びＣを有するＡにおいて（前提部分）、
　　　　　Ｄ及びＥを有することを特徴とする（特徴部分）、
という感じの書き方になります。

そして、欧州出願では、請求項が「二部形式」で記載されていないと、審査段階で審査官から「二部形式」に書き換えることが要求されたり、「二部形式」で書かれていないことが原因で発明内容が誤解されたりすることが多くなります。また、審査官だけでなく、現地代理人も発明内容を誤解してしまう場合があり、欧州代理人との意思疎通に不都合が生じることも多くなりがちです。

・米国出願
これに対して、米国出願では、「構成列挙形式」という請求項の書き方が好ましいとされています。
「構成列挙形式」とは、「二部形式」とは異なり、請求項において発明内容を表現する際に、前提部分及び特徴部分を含めて構成をすべて書く形式です。
具体的には、発明対象をＡとし、Ａを構成する要素をＢ、Ｃ、Ｄ、Ｅとしますと、
　　　　　Ａであって、
　　　　　Ｂと、
　　　　　Ｃと、
　　　　　Ｄと、
　　　　　Ｅと、
を有する、
という感じの書き方になります。

そして、米国出願では、例えば、請求項が欧州出願のような「二部形式」で記載されていると、出願人が構成Ｂ、Ｃを有する前提において構成Ｄ、Ｅを有することを特徴としていることを意図しているのにもかかわらず、請求項の前提部分に含まれる構成Ｂ、Ｃが発明内容から事実上無視されたような解釈になってしまいます。つまり、「構成列挙形式」で記載されていないことが原因で発明内容が誤解されることが多くなり、また、審査官だけでなく、米国代理人との意思疎通にも不都合が生じがちです。

・日本出願と中国出願
他方、日本出願では、請求項の書き方の自由度が欧州や米国よりも大きいため、「二部形式」及び「構成列挙形式」のいずれで記載されていても、審査段階で不利益を受けることはほとんどありません。また、中国出願では、請求項の書き方に関する制度や事情がやや欧州寄りなのですが、基本的形式については「二部形式」及び「構成列挙形式」のいずれで記載されていても認められることがほとんどで、いずれの形式で記載していても審査段階で不利益を受けることは少ないようです。 

外国出願で押さえるべき４つのポイント 

上記のような各国における請求項の書き方に関する制度や事情を考慮しますと、日本出願における請求項の書き方の自由度が大きいことを利用することが有用であることがわかります。つまり、日本出願を行う際に、外国出願を予定している国における請求項の書き方で記載しておくことが好ましいと言えます。具体的には、以下の通りです。

（１）欧州出願を予定している特許を日本で特許出願する場合には、請求項を「二部形式」で書いておくことが好ましいです。そうしますと、日本出願の請求項をそのまま欧州出願用に翻訳するだけで、欧州出願における請求項の書き方にマッチさせることができます。

（２）米国出願を予定している特許を日本で特許出願する場合には、請求項を「構成列挙形式」で書いておくことが好ましいです。そうしますと、日本出願の請求項をそのまま米国出願用に翻訳するだけで、米国出願における請求項の書き方にマッチさせることができます。

（３）中国出願を予定している特許を日本で特許出願する場合には、請求項を「二部形式」及び「構成列挙形式」のいずれで書いておいてもよいです。そうしますと、日本出願の請求項をそのまま中国出願用に翻訳するだけで、中国出願における請求項の書き方にマッチさせることができます。

（４）欧州及び米国出願の両方を予定している特許を日本で特許出願する場合には、基本的には、請求項を「二部形式」及び「構成列挙形式」のいずれで書いておいてもよいです。そうしますと、日本出願の請求項を「二部形式」で書く場合には、欧州出願については、そのまま欧州出願用に翻訳するとともに、米国出願については、米国出願時又は審査段階で、請求項を「構成列挙形式」に書き換える補正を行うことができます。また、日本出願の請求項を「構成列挙形式」で書く場合には、米国出願については、そのまま米国出願用に翻訳するとともに、欧州出願については、欧州出願時又は審査段階で、請求項を「二部形式」に書き換える補正を行うことができます。
ただし、欧州では、請求項の補正の制限が他の国（日本や米国など）よりも厳しく、基本的形式を書き換える補正であっても、補正が認められない場合もあり得ます。このため、どちらかと言えば、日本出願の請求項を「構成列挙形式」で書くよりも、日本出願の請求項を「二部形式」で書いておくほうが好ましいです。

上記（１）～（４）を意識して請求項を書いておくことで、外国出願を予定している特許の請求項の書き方（基本的形式）を考慮した日本出願を行うことができます。これにより、請求項の書き方がマッチしていないことで生じる不都合（オフィスアクションへの対応回数の増加や登録に要する期間の長期化）を減らすことができます。

また、欧州、米国及び中国以外の国にも出願予定の場合には、それらの国の制度や事情にマッチした請求項の書き方にしておくことが好ましいです。なお、世界的に見れば、欧州で審査結果を利用して審査を行う国が多いため、請求項の書き方を「二部形式」で書いておくほうが便利なことが多いです。 

まとめ

日本での特許出願時に外国出願を視野に入れたうえで請求項を作成しておくと、いざ欧州や米国に出願しようとしたときに元の請求項を最大限に活用でき、出願後の時間、労力、コストの削減や拒絶リスク軽減につながります。IPOMOEAでは、翻訳だけにとどまらずこうした制度の面でも出願人の皆様を支援できるよう努めています。