特許ポートフォリオに基づいたライセンス契約｜モデルケースを題材に

特許ポートフォリオと特許ライセンス契約との関係

　過去の記事（「企業の知財戦略の強化につながるための、特許ポートフォリオの理解とは？」）で紹介しまたが、「特許ポートフォリオ」は、例えば「出願人が保有・管理する特許網」と解釈されます。

　特許ポートフォリオは、自社の企業戦略に組み込まれることで自社の事業シェアを守ったり、シェアを拡大したりするなど、自社の事業を有利なものにするツールとして利用することができます。このような特許ポートフォリオを組み込んだ企業知財戦略では、守りの権利化及び攻めの権利化により、自社の特許により構築された特許網を作成することができます。

　同様に、他社も他社の特許網を構築します。自社及び他社の特許網を用いることで、技術パテントマップを作成することができます。その例を以下に示します。図１のマップが自社、図２のマップが他社の技術マップです。なお、以下では２次元的なマップを示しますが、実際はさまざまなファクターのある多次元のマップになり得ます。 

　上記技術マップにおいて、ピンクが自社、青が他社、緑が現時点で特許が取られていない技術を示しています。また、内側の太線で囲った部分を現状製品、外側の太線で囲った部分を開発しようとする製品の技術とします。

　このように、製品ごとの技術マップを作成すると、自社特許技術、他社特許技術、権利化すべき技術、権利化しておいた方が良い技術とが視覚的に明確になります。そして、自社製品の技術マップを作成し、自社製品の技術範囲に他社特許技術があることがわかった場合、特許権侵害訴訟を提起されるのを避けるべく他社特許発明の実施権を許諾してもらえるよう、特許ライセンス契約を結ぶことを検討する必要があります。

　一方、他社製品の技術マップを作成し、他社製品の技術範囲に自社特許技術があることがわかった場合、他社に自社の特許発明の実施を許諾する特許ライセンス契約を持ちかけることを検討することができます。技術マップを参考にすることにより適切なライセンス契約を結ぶことができます。

　このように、特許ポートフォリオに基づいた技術マップを用いれば、適切な特許ライセンス契約を結ぶことができます。以下に、上記特許技術マップを用いたモデルケースを紹介します。 

モデルケースの紹介

　（１）自社製品に関するライセンス

　上記の例では、現状の製品に関して自社特許でほぼ技術がカバーされています。そのため、現状の製品は、現時点では特許権侵害を訴えられる可能性が低いと言えます。

　一方、これから開発する製品（以下、新製品）の技術範囲に視点を移すと、「X」及び「Y」をつけた技術が、競合他社によって特許が取られていることがわかります（なお、このケースでは、一つの会社が特許件X及びYを取得していると仮定します）。そのため、現時点で何の対処もせず新製品の製造及び販売を行うと、他社から技術X及びYの特許権を侵害しているとして訴えられる可能性があります。このような場合、新製品の製造を行う前に、他社から特許発明X及びYの実施権許諾、すなわち特許ライセンスを得ておく必要があります。

　ただし新製品の製造に関して、特許発明X及びYを、実際には自社ではなく第３者（例えば関連会社）が実施する場合、自社が特許発明X及びYに対する実施権許諾を得るだけでなく、実際に実施する第３者に対する実施許諾を得る必要があります。なお、専用実施権の設定を受ければ、特許権者が許諾した限りにおいて、自社が第３者に実施権を設定することができます（特許法77条）。

（２）他社製品に関するライセンス

　他社の現状の製品についても他社特許で技術がカバーされています。

　一方、新製品に関しては、特許発明A、特許発明B及び特許発明Cの特許を自社が取得しています。この場合、例えば、特許発明A、特許発明B及び特許発明Cについて、他社とライセンス契約をして実施権を与えることも考えられます。

　ただし、特許発明A、特許発明B及び特許発明Cを自社でも実施する場合、専用実施権を設定すると、特許権者であっても実施をすることができなくなるので、注意が必要です。自社の特許発明A〜Cの実施を許諾する代わりに、自社新製品に関する特許発明X及び特許発明Yの実施を許諾してもらう、というクロスライセンスに持ち込むことも考えられます。

　さらに、他社マップの技術Dは、自社及び他社ともに特許を取得していない技術です。技術Dが特許発明Cの改良技術であり、また自社製品にも採用する可能性がある場合（例えば自社マップにおける技術Zに対応）、自社が他社の改良技術Dを実施することができることができることを規定したグラントバック条項を設けておけば、他社が改良技術Dを開発した場合に実施することができます。通常実施権を他社に対し設定し、自社で特許発明Cを実施し且つ他社にも特許発明Cを実施してもらうことで、自社将来製品に有用な改良技術Zを、開発費を抑え且つライセンス料を得ながら利用することができるかもしれません。

（３）特許ポートフォリオへのフィードバック

　ライセンス契約は、もちろん、どのような他社とも締結できるわけではありません。完全にライバル関係にある競合他社とは、現実的にはライセンス契約を結ぶことは困難である場合が多いでしょう。

　例えば、自社新製品に関しては、上記特許発明X及びYのような技術をライバル会社に取得されていると、自社事業の死活問題となります。逆に、他社新製品に関して、上記特許発明A〜Cのような技術を自社が取得していると、ライバル会社の新規事業展開を滞らせることができます。つまり、他社に対し正当にダメージを与えることができます。

　このような点を踏まえて、自社の特許ポートフォリオの構築を再検討することも有効です。 

まとめ

　このように、特許ポートフォリオに基づいた技術マップを用いることにより、自社にとってより有利な特許ライセンス契約を結べる可能性があります。実際の特許ライセンス契約は、特許ライセンス契約の経験に長けた弁護士または弁理士に相談するのが、最も効果的です。

　IPアドバイザリーは許ライセンス契約に強い弁護士及び弁理士とのパイプを持っています。翻訳だけでなく、特許ライセンス契約についても弊社にお問い合わせいただけると幸いです。